Ваш бренд копируют? Адвокат советует, как защитить права на свой товарный знак

В прошлом году в Беларуси на слуху были сразу несколько довольно громких дел на тему защиты интеллектуальной собственности: масло Cocachoca и ее упаковка в стиле мирового бренда газировки, разбирательства между Камако и АВС и так далее. Причины этого можно искать в кризисе, бесплатном пиаре, надежде/желании на сыграть на известности чужого бренда, представлении, что в Беларуси область защиты интеллектуальной собственности – эдакий "чистый лист", на фоне которого не страшно и поэкспериментировать. Ведь прецедентов защиты прав не так много, а влазит в судебную тяжбу — затратно для компании.

Marketing.by попросил Юлию Прокопенко, адвоката Адвокатского бюро "РЕВЕРА", рассказать о том, какие инструменты есть у компаний по защите своих прав на товарный знак.

Разберем наиболее популярные способы защиты прав на товарный знак на конкретных примерах:

Для это можно обратиться либо в антимонопольный орган либо в суд.

Последствия признаний действий конкурента актом недобросовестной конкуренции — возможность наложения штрафа, для юридического лица — до 10 % суммы выручки от реализации товара, на рынке которого совершено правонарушение, за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, но не менее 400 базовых величин.

• не требуется предварительное направление претензии;
• не требуется уплата государственной пошлины;
• возможность обжаловать решение антимонопольного органа в Верховный суд;
• нормативных сроков рассмотрения заявления не установлено, сроки могут продлеваться антимонопольным органом неоднократно.

Регистрация товарного знака «ОТ БАБУШКИ»

ОАО «ММК» и ОАО «БМК» на территории Республики Беларусь осуществляют предпринимательскую деятельность по производству колбасных изделий сыровяленых, и являются конкурентами. ООО «В» в 2006 году разработало сборник рецептур колбас вяленых, предоставив право его использования ОАО «ММК» и ОАО «БМК». Соответственно, ОАО «ММК» с 2006 года, а ОАО «БМК» с 2007 года на основании этих рецептур производили и продавали колбасу сыровяленую под наименованием «От бабушки». Кроме того, и иные производители мясной продукции также продавали колбасу «От бабушки»

В 2015 году ОАО «БМК» регистрирует на себя товарный знак «ОТ БАБУШКИ» в том числе для товаров 29 класса МКТУ: мясные продукты, колбасные изделия; и услуг 35 класса МКТУ, связанных с торговлей вышеуказанными товарами. После регистрации обозначения «От бабушки» в качестве товарных знаков на своё имя ОАО «БМК» направил производителям колбас «От бабушки» письменные претензии, а к ОАО «ММК», кроме этого, предъявил иск о запрете использования данного обозначения в отношении колбасных и иных мясных изделий.

ОАО «ММК» обратилось в антимонопольный орган с требованием о признании действий, связанных с приобретением и использованием права на товарные знаки «ОТ БАБУШКИ» недобросовестной конкуренцией. Данное требование антимонопольным органом удовлетворено, решением суда решение антимонопольного органа оставлено в силе.

• исключительной компетенцией на рассмотрение споров, с вязанных с защитой прав на объекты ИС, обладает только Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Республики Беларусь (Коллегия);
• необходимость соблюдения претензионного порядка;
• необходимость уплаты государственной пошлины (для юридических лиц – 50 базовых величин);
• решение коллегии вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано только в порядке надзора (т.е. сначала надо обратиться к лицам, имеющим право принесения протеста (например, Генеральный прокурор), эти лица должны усмотреть основания для принесения протеста и принести протест, который будет рассматривать Президиумом Верховного суда). К слову, за период работы Коллеги с января по сентябрь 2016 года, из 39 вынесенных Коллегией решений только 7 решений коллегии были проверены в порядке надзора, все постановления оставлены в силе, т.е. с большой долей вероятности решение Коллегии отменено не будет.

В данном деле вывод о наличии в действиях компании АВС акта недобросовестной конкуренции был сделан на основании схожести внешнего вида упаковки КАМАКО и АВС. Правовым основанием для удовлетворения требований КАМАКО послужила норма о том, что недобросовестной конкуренцией признаются все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, товаров, работ, услуг или предпринимательской деятельности конкурентов.

• о прекращении незаконного использования товарного знака;
• о взыскании компенсации в размере от 1 до 50 000 базовых величин (новое требование, которое предусмотрели в законе с июля этого года).

Данные дела также рассматривает Коллегия с теми особенностями, которые описаны выше.

Что проверяет суд и что нужно сделать до обращения в суд

Как показывает практика, фактические обстоятельства по таким делам могут быть разнообразными, и именно от них нужно отталкиваться, проводя предварительную работу до обращения с каким-либо требованием. Тем не менее, остановлюсь на двух важных и часто сложных фактах, которые суд будет проверять в любом случае:

a) Сходство до степени смешения товарных знаков. Например, сходными признавались Коллегией товарные знаки «STATE EXPRESS 555» и «Експрес». А не сходными «STOLICHNAYA Stolichnaya vodka» и «STOLGRADNAYA Стольградная водка»; «БОГАТЫР» и «Богатырский»; «КОРОВКА» и «КОРОВКА КИЕВСКАЯ».

Для доказывания сходства до степени смешения можно провести социологическое исследование (например, в Институте социологии НАН Беларуси), получить заключение специалиста-лингвиста о наличии фонетического, семантического сходства, в рамках процесса- провести судебно-лингвистическую экспертизу.

b) Однородность товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, и на которых незаконно используется товарный знак. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Именно по этому пункту Coca-Cola может столкнуться с трудностями в суде при защите своего права против Cocaсhoca, поскольку напитки (32 класс МКТУ, для которого зарегистрирован товарный знак Coca-Cola) и спред вряд ли будут признаны судом однородными товарами, а знак Coca-Cola не является общеизвестным в Беларуси (если бы знак был общеизвестным, нарушением признавалось бы использование сходного обозначения в отношении любых товаров, даже неоднородных).

Для фиксации факта использования товарного знака на однородных товарах можно:

• при торговле в интернете — обратиться к нотариусу для обеспечения доказательств. Нотариус осмотрит интернет страницы и, помимо всего прочего, зафиксирует, на каких именно товарах используется товарный знак;
• при продаже товара в магазинах — произвести контрольную закупку, сохранив чеки; сфотографировать товар на полках магазина, при возможности — рядом с собственным товаром.

Один из вариантов, который можно использовать при незаконном использовании вашего товарного знака (возможно наряду с вышеописанными). Но надо понимать, что протоколы поданной статье составляют, как правило, сотрудники органы внутренних дел, не специализирующиеся в области интеллектуальной собственности.

В рамках административного процесса можно наложить на недобросовестного контрагента штраф, собрать определенную доказательственную базу для более серьезных действий по вышеописанным вариантам.